林汝吉、安徽宝迪肉类食品有限公司侵害发明专利权纠纷再审审查与审判监督民事裁定书

中华人民共和国最高人民法院

民 事 裁 定 书

（2018）最高法民申3933号

再审申请人（一审原告、二审上诉人）：林汝吉（ＬＩＮＲＯＯＪＥＥ），男，1949年12月18日出生，美利坚合众国公民，住中华人民共和国北京市朝阳区。

委托诉讼代理人：谢向前，北京市新元律师事务所律师。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：安徽宝迪肉类食品有限公司。住所地：中华人民共和国安徽省淮北市烈山区宋疃镇宋疃村宝迪食品工业园。

法定代表人：高振宏，该公司总经理。

委托诉讼代理人：黄德光，该公司员工。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：北京合兴意商贸有限公司。住所地：中华人民共和国北京市海淀区四道口路1号8号楼一层5号。

法定代表人：马青然，该公司总经理。

再审申请人林汝吉因与被申请人安徽宝迪肉类食品有限公司（以下简称宝迪公司）、北京合兴意商贸有限公司侵害发明专利权纠纷一案，不服北京市高级人民法院（以下简称二审法院）(2017)京民终758号民事判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。

林汝吉申请再审称，二审法院认定“林汝吉未提交有效证据证明宝迪公司在生产被诉侵权产品的过程中需要将相应的产品静止一段时间”与事实不符。专家证人王绪茂二审期间出庭作证证明，肉经过滚揉后静止是肉类加工不可避免的程序。涉案“一种避免或减少冻肉解冻时血水流失的方法”专利说明书中记载：静止的时间可以非常短。肉在溶液中滚揉后会有大量的水，需要静止让水流失掉。根据食品安全标准，滚揉车间与冷冻车间必须分类，处理后的肉从滚揉车间运输至冷冻车间必然需要间隔时间。消费者不会接受含有大量水份的肉，且含大量水份的肉容易导致细菌滋生。根据日常生活经验，可以推断出被诉侵权产品存在静止的情形，且北京知识产权法院（以下简称一审法院）及二审法院认定林汝吉已放弃由注射、滚揉等机械力量的涂抹方式所构成的技术方案属于认定事实错误。综上，请求法院：撤销二审判决；依法改判支持林汝吉的一审诉讼请求。

本院经审查认为，本案各方当事人的争议焦点为宝迪公司生产、销售被诉侵权产品的行为是否落入林汝吉涉案专利权利要求1的保护范围。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第五条规定：“在人民法院确定专利权的保护范围时，独立的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。”

本案中，涉案权利要求1为“一种避免或减少冻肉解冻时血水流失的方法，利用具有一定渗透压的离子水溶液，把此溶液经由喷淋、滚揉或浸渍的方法涂抹在肉的表面，然后将处理后的肉静止一段时间，再包装、冷冻，其特征在于水溶液的离子强度范围为0.342-6.1。”根据一审法院查明的事实，涉案专利说明书中明确记载：“将处理后的肉静止一段时间，再包装、冷冻。直接包装、冷冻也可以”“当溶液涂抹在肉的表面以后可以静止一段时间，让溶液里面的化学成分使肉的表面蛋白变性，然后再包装冷冻。静止的时间跟肉的种类及和重量有关。我们发现只要肉的表面不再有流动的液体，就可以包装冷冻了。经过上述发明的溶液涂抹的肉也可以立刻包装、冷冻。”本领域技术人员通过阅读上述内容后，可以直接且毫无疑义地确定“静止一段时间后再冷冻、包装”与“立刻冷冻、包装”已经构成两种并列的、具体的技术方案。涉案专利权利要求1中仅记载了“静止一段时间”的技术方案，即“静止一段时间”为确定涉案专利权利要求1保护范围所必不可少的特征。权利要求1中未记载“立刻冷冻、包装”的技术方案，记载于说明书中的“立刻冷冻、包装”技术方案不应纳入涉案专利权利要求1的保护范围。专家证人的证言不足以证明被诉侵权产品存在“静止一段时间”这一技术方案。鉴于林汝吉未提交证据证明宝迪公司在生产被诉侵权产品的过程中需要将相应的产品“静止一段时间”后再“冷冻、包装”，故在缺乏涉案专利权利要求1所限定“静止一段时间”的情况下，一审、二审法院认定宝迪公司生产、销售的被诉侵权产品未落入涉案权利要求1的保护范围并无不当。林汝吉关于二审法院认定被诉侵权产品不存在“静止一段时间”技术特征错误的再审理由缺乏事实依据，本院不予支持。

鉴于林汝吉在专利授权过程中答复《第一次审查意见通知书》中明确表示涉案专利与对比文件1在作用机理上存在区别并对此进行了比较分析，涉案专利将可能导致细胞壁破裂的注射、滚揉等机械力量的涂抹方式排除在涉案专利的保护范围之外，表明涉案专利与对比文件1所采用的注射、滚揉等方式在功能、效果等方面存在明显不同，涉案专利也因此获得了授权，故一审、二审法院认定其已构成通过答复的方式放弃由注射、滚揉等机械力量的涂抹方式所构成的技术方案并无不当。宝迪公司在生产过程中使用的注射、滚揉等方式施加了一定的机械力量，其与涉案专利权利要求1限定的通过滚揉将特定离子强度的水溶液涂抹于肉的表面，不构成相同或等同的技术特征。林汝吉未提交证据证明宝迪公司的被诉侵权行为涵盖了涉案专利权利要求1所限定“把此溶液经由喷淋、滚揉或者浸渍的方法涂抹在肉的表面”的技术特征，故一审、二审法院认定宝迪公司生产、销售的被诉侵权产品未落入涉案权利要求1的保护范围并无不当。宝迪公司林汝吉的该项上诉理由缺乏事实依据，本院不予支持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款规定，裁定如下：

驳回林汝吉再审申请。

审判长　　秦元明

审判员　　李　嵘

审判员　　吴　蓉

二〇二〇年三月五日

书记员　　张晨祎