肖郁丰、国家知识产权局专利行政管理(专利)二审行政判决书

行 政 判 决 书

（2020）最高法知行终597号

上诉人（原审原告）：肖郁丰，男，1993年3月8日出生，汉族，住广东省汕头市金平区。

委托诉讼代理人：肖宇扬，广东三环汇华律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：国家知识产权局。住所地：北京市海淀区蓟门桥西土城路**。

法定代表人：申长雨，该局局长。

委托诉讼代理人：张凯，国家知识产权局审查员。

委托诉讼代理人：刘亚，国家知识产权局审查员。

原审第三人：亚美滤膜（南通）有限公司。住所地：江苏省南通市经济技术开发区谷东路**。

法定代表人：胡鹤滨，该公司董事长。

委托诉讼代理人：何伦健，北京汉迪律师事务所律师。

上诉人肖郁丰因与被上诉人国家知识产权局、原审第三人亚美滤膜（南通）有限公司（以下简称亚美公司）发明专利权无效行政纠纷一案，不服北京知识产权法院于2020年4月27日作出的（2019）京73行初4865号行政判决，向本院提起上诉。本院于2020年11月16日立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。

肖郁丰上诉请求：1.请求撤销北京知识产权法院（2019）京73行初4865号行政判决及国家知识产权局第38697号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定）；2.请求判令国家知识产权局重新审查并依法重新做出无效审查决定。主要事实和理由：一、国家知识产权局及原审法院对本专利区别技术特征所解决的技术问题认定错误，拉伸这一区别技术特征解决的技术问题并不是形成所需要的孔径/孔隙。1.在本专利中，明确提到是进行轻微拉伸后再进行清洗的，而不是在进行清洗后再轻微拉伸的。本专利的滤膜在清洗后根本没有进行拉伸，所以并不存在“恢复因清洗而造成的孔隙收缩和崩塌”。2.本专利步骤2的水浴就是相转换和成型的过程，也就是将溶液变成最终固体滤膜的过程，这一过程恰恰是形成孔径的过程，并不存在所谓的孔径收缩和崩塌。也就是说，即使步骤2进行了水浴，拉伸也跟孔径收缩和崩塌没有什么关系。3.本领域技术人员根据本专利说明书的该记载，可以明确地得知拉伸的作用就是为了定型，拉伸与形成所需要的孔径没有任何关系。4.本领域技术人员根据说明书的记载，无法得知“水浴或清洗造成孔径收缩或崩塌”这一技术问题，更不用说“拉伸可以解决水浴或清洗造成孔径收缩或崩塌”这一点。如果在说明书没有任何提及的情况下，本领域技术人员依然可以得出这一点，那只能说明，这一点是本领域的公知常识。在这种情况下，权利要求1依然不具备创造性。二、拉伸是薄膜领域的常规操作，其作用就是增加机械性能以及定型定向。三、如上所述，拉伸不是为了解决孔径收缩或崩塌的问题。如果国家知识产权局、亚美公司坚持认为拉伸不是为了增加机械性能以及定型定向，那么国家知识产权局以及亚美公司应该就拉伸实际解决的其他技术问题进行说明或举证，在目前国家知识产权局以及亚美公司没有就拉伸解决的技术问题进行举证说明和数据支持的前提下，肖郁丰甚至认为，在本专利权利要求1步骤2“水浴池中进行终成型”后抽提溶剂是否造成孔隙的收缩和崩塌的技术问题的存在，完全是发明人主观臆断的结果，是缺乏实验数据和事实依据的。综上所述，本专利的区别技术特征拉伸并没有解决“得到所期望的孔隙/孔径”这一技术问题，拉伸就是薄膜领域的常规操作，且没有带来预料不到的技术效果，本专利不具备《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第二十二条第三款规定的创造性。综上，原审判决和被诉决定认定事实不清，适用法律错误，请求二审法院依法撤销原审判决和被诉决定，并责令国家知识产权局重新作出决定。

国家知识产权局辩称：关于本专利权利要求1与证据1的区别技术特征所解决的技术问题，通过步骤（3）中的等速或不等速拉伸，主要是为了形成需要的孔隙。因为本专利生产滤膜的原料为高分子固体材料和水溶性高分子添加物，其中水溶性高分子添加物是溶于水的，该滤膜在步骤（2）的成膜步骤就是在水浴池中进行，在该步骤中，水溶性高分子添加物就已经溶解于水中从而形成孔隙，而为了防止该孔隙收缩从而在步骤（3）中对该滤膜进行拉伸处理。步骤（3）中的经清洗剂清洗只是为了进一步去除滤膜上的其他杂质。所以，被诉决定中对于该区别技术特征所解决的技术问题认定是正确的。同时，证据1中并未公开具有拉伸这一步骤，不能简单的把证据1中提到的拉伸强度增加必然的认为其是通过拉伸处理所获得的。综上，被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，肖郁丰的上诉理由不能成立，请求驳回其上诉请求。

亚美公司陈述意见：同意国家知识产权局的答辩意见。被诉决定认定事实清楚，适用法律法规正确，审理程序合法，审查结论正确，肖郁丰的上诉理由不能成立，请求法院驳回其上诉请求。

被诉决定系原专利复审委员会就肖郁丰针对亚美公司享有专利权的第200610023361.3号、名称为“多孔性半渗透滤膜的生产方法”发明专利（以下简称本专利）提出的无效宣告请求作出的。该决定认为，肖郁丰主张本专利权利要求1不具备创造性的理由不能成立，在此基础上，肖郁丰所主张的从属权利要求2-7不具备创造性的理由也不能成立。故决定：维持本专利有效。肖郁丰不服被诉决定，向原审法院提起诉讼，原审法院于2019年4月28日立案，其诉讼请求：撤销被诉决定，并责令国家知识产权局重新作出决定。

原审法院认定事实：

本专利系第200610023361.3号、名称为“多孔性半渗透滤膜的生产方法”的发明专利，专利申请日为2006年1月17日，授权公告日为2008年5月7日，专利权人是亚美公司。

本专利授权公告的权利要求书内容如下：

“1、一种多孔性半渗透滤膜的生产方法，其特征是：依次包括下列步骤：

（1）将在吸水气平衡点时，吸水气性为2％～4％的高分子固体材料溶解在高极性的有机溶剂中，并加入能与上述高分子固体材料形成相容的水溶性高分子添加物，制成均匀的溶液，此溶液中高分子固体材料占10％至30％总重量份，有机溶剂占15％至30％总重量份，水溶性高分子添加物占40％至75％总重量份；

（2）将上述溶液温度调设为10-50℃后，平铺在连续转动的滚轮或输送带上，将调节后相对湿度为40％～95％，干球温度为10～50℃，露点温度为10～50℃的空气与溶液接触，然后将在滚轮上或输送带上的形成物放入5～50℃水浴池中进行终成型，然后将成型的滤膜从滚轮上或输送带上剥离；

（3）后处理：将滤膜进行不等速或等速拉伸，并经清洗剂清洗，然后在25～80℃下进行干燥，得产品。

2、根据权利要求1所述的多孔性半渗透滤膜的生产方法，其特征是：步骤（1）中的高分子固体材料是聚砜、聚醚砜、尼龙6、聚偏二氟乙烯、硝酸纤维素、混合纤维素、聚肽或聚酯。

3、根据权利要求1所述的多孔性半渗透滤膜的生产方法，其特征是：步骤（1）中的有机溶剂是二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺、N-甲基吡咯烷酮、二甲基亚砜、二氧杂环乙烷，或上述有机溶剂的混合物。

4、根据权利要求1所述的多孔性半渗透滤膜的生产方法，其特征是：步骤（1）中的水溶性高分子添加物是聚乙二醇，或其他能与根据权利要求2所述的高分子固体材料形成相容的水溶性高分子添加物。

5、根据权利要求1所述的多孔性半渗透滤膜的生产方法，其特征是：步骤（2）中经过调节后的空气风速为0.1米／秒～7米／秒，与溶液接触处理时间为10秒～20分钟。

6、根据权利要求1所述的多孔性半渗透滤膜的生产方法，其特征是：步骤（2）中形成物放入水浴池中进行终成型处理时间为10秒～30分钟。

7、根据权利要求1所述的多孔性半渗透滤膜的生产方法，其特征是：步骤（3）中的后处理时，清洗剂是水、重量浓度为5％丙酮溶液、乙醇、异丙醇、其他水溶性醇类有机溶剂，或上述溶剂的混合物，清洗温度为10～90℃，清洗时间为1～120分钟。”

本专利说明书第3页第1段载明：“当多孔性半渗透滤膜制造出来后，用机械方式从滚轮或输送带上剥离，滤膜然后进入后处理过程，后处理步骤包括了不等速或等速纵向拉伸及溶剂清洗……清洗完成后，滤膜进入风箱或干燥室进行干燥。”

本专利说明书第4页第5段载明：“本专利发明涵盖制程及步骤……其步骤为首先配制好配方溶液后，把溶液均匀平铺于连续性输送带上或滚轮表面，使用刮刀或其他平整工具（例如挤压射出式），控制凃液的厚度。然后，此溶液进入初成型过程，精细控制，温度，湿度，风速，压力，与滞留时间，以稳定的完成相转换（或相转移）过程，形成初始滤膜。初始滤膜成型后，再进入后处理箱，以进行纵向不等速或等速拉伸，定型，清洗，干燥等步骤，以最终制成固态平板纸张式的多孔性半渗透过滤膜。”

针对本专利权，肖郁丰于2018年9月18日向专利复审委员会提出无效宣告请求，认为本专利权利要求1-7不符合专利法第二十二条第三款的规定，请求宣告本专利权利要求1-7全部无效，并提交如下证据：

证据1：公开日为1990年2月13日，公开号为US4900449A的美国专利文献及其中文译文，共35页。证据1公开了一种过滤膜，可用于生产不含颗粒和细菌的水或溶液，将15％聚醚砜，18％二甲基甲酞胺，66.5％聚乙二醇和0.5％甘油混合得到铸膜液；将混合物搅拌均匀并浇铸在玻璃或不锈钢上面形成厚度为10-12密尔的薄膜。将其暴露在相对湿度为60-70%的环境空气中，直到变得不透明；然后将膜浸泡在水中2-12小时，完成凝固并浸出剩余的溶剂，然后将膜在室温至70℃温度下干燥；所得到的膜是自然可润湿性的；使用稀的聚乙烯醇溶液对膜进行后处理，对膜进行交联后处理（参见其实施例1-3、12）；

证据2：王建伟等译，化学工业出版社出版，2003年9月第1版北京第1次印刷的《塑料薄膜加工技术》，封面页、扉页、版权页、第1-5、258页，复印件，共9页。证据2公开了薄膜加工中的吹塑薄膜、流延薄膜、拉幅多步生产工艺和双膜泡薄膜成形等，并公开了拉伸及退火工艺中，在MD方向拉伸过程中，通过先加热基片，之后用具有不同圆周速度的辊筒之间的纵向拉伸来改善薄膜机械性能，以达到分子取向（参见其第1-5、258页）；

证据3：公开日为2004年9月8日，公开号为CN1527859A，申请号为02814015.X的中国发明专利申请公开说明书，共20页。证据3公开了一种拉伸膜，特别是双轴拉伸的聚丙烯膜由于它们优异的机械和光学性能广泛地用于封装材料，它们通常使用扩幅机的连续双轴拉伸产生的。先将聚合物组分A溶解在溶剂中，然后将颗粒状组分B分散于溶解的组分A中。在有剩余溶剂浓度的条件下，是可以非常好拉伸的而没有受到破坏。优选通过使用拉幅机的连续双轴拉伸的双轴拉伸膜的生产由这样一种方法进行，该方法包含：由上面所述的通过T-模方法或膨胀方法等的复合物形成薄板或膜，然后将该薄板或膜供给入纵向拉伸机中，在热辊温度为100-380℃，优选120-350℃，并且特别优选130-250℃下，进行0.5-10倍的纵向拉伸，并且通过使用拉幅机，在拉幅机温度为100-380℃，优选120-350℃，并且特别优选130-250℃下，将单轴拉伸膜进行0.5至15倍的横向拉伸（参见其说明书背景技术、第2页第2段-第3页第1段）；

证据4：徐铜文编著，中国科学技术大学出版社出版，2003年12月第1版第1次印刷的《膜化学与技术教程》，封面页、扉页、版权页、第25、30、60、62页，复印件，共7页；

证据5：授权公告日为2005年7月13日，授权公告号为CN1210093C，专利号为01808064.2的中国发明专利说明书，共33页；

证据6：“合成聚肽膜渗透抗癌药物的研究”，《生物医学工程学杂志》，1995年第12卷第3期，第187-190页，复印件，共4页；

证据7：“双向拉伸尼龙6薄膜的制备和应用”，《塑料科技》，1998年2月第1期（总第123期）第22-26页，复印件，共5页；

证据8：授权公告日为2003年2月12日，授权公告号为CN1101310C，专利号为97181635.2的中国发明专利说明书，共29页。

专利复审委员会于2018年12月17日进行了口头审理，在口头审理过程中，肖郁丰当庭提交了证据9-13作为公知常识性证据，具体如下：

证据9：《化学》，九年级下册，人民教育出版社编著，封面页、目录页、附录Ⅰ，复印件，共5页；

证据10：中华人民共和国国家标准，《湿度测量方法》，GB/T11605-2005,2005-05-18发布，2005-12-01实施，复印件，共28页；

证据11：“露点温度计算方法对比研究”，《气象与环境学报》，许馨尹等，第32卷第3期，2016年6月，复印件，共5页；

证据12：“从干球和湿球温度表算水汽压露点和相对湿度”，G.P.萨金特，《气象科技》，1981年12月，复印件，共5页；

证据13：“室温”的百度百科，打印件，共2页。

在口头审理过程中，肖郁丰当庭出示了证据2和4的原件，并演示了证据6和7的获取过程。亚美公司对证据1-8的真实性没有异议，对于证据9-13的真实性不予认可，并认为证据11-13不是公知常识性证据，已经超出了举证期限，应当不予接受，此外，证据9没有版权页，无法核实公开时间，证据11的公开时间为2016年，在本专利的申请日之后。专利复审委员会给予肖郁丰于口头审理结束后三个工作日内补充提交证明证据9-13真实性的证据，否则视为未提交。

亚美公司在口头审理当庭提交了附件1-3，并出示了附件2、3的原件，具体如下：

附件1：证据1的英文原文，共11页；

附件2：《牛津现代高级英汉双解词典》，牛津大学出版社，1995年5月第1版北京第13次印刷，封面页、版权页、目录页、第36-37页，复印件，共5页；

附件3：《新英汉科学技术词典》，国防工业出版社，孙复初主编，2009年1月第1版第1次印刷，封面页、版权页、目录页、第86-87页，复印件，共5页。

肖郁丰对附件1-3的真实性没有异议。

亚美公司对于肖郁丰提交的证据1的第5栏测试方法第1段的中文译文有异议，双方当事人对此段内容的中文译文不能达成一致。专利复审委员会给双方当事人转送了第30444号无效宣告请求审查决定书中所使用的附件2（即本专利证据1）中上述内容的中文译文，双方当事人均认可此中文译文的准确性，专利复审委员会当庭告知双方当事人，证据1第5栏第1段的中文译文以第30444号无效宣告请求审查决定书中使用的附件2的中文译文为准，证据1的其它部分的中文译文以肖郁丰提交的为准，双方当事人对此均予以认可。

肖郁丰在口头审理过程中明确其无效宣告请求的理由、证据和证据组合方式为：权利要求1-7不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定，最接近的现有技术为证据1。

肖郁丰于2018年12月20日提交了证明证据6、7、10、12真实性的材料，并提交了意见陈述书对其在口头审理的意见作了进一步陈述。

2019年1月17日，专利复审委员会作出被诉决定。

另查，根据中央机构改革部署，原国家知识产权局专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。

原审法院认为：

2008年12月27日修改的专利法已于2009年10月1日起施行。因此，本案审理涉及2001年专利法与2009年专利法之间的选择适用问题。《中华人民共和国立法法》第八十四条规定，法律、行政法规、、地方性法规自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。国家知识产权局据此制定了《施行修改后的专利法的过渡办法》，并于2009年10月1日起施行。根据该过渡办法，申请日在2009年10月1日前的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2001年专利法的规定；申请日在2009年10月1日以后（含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2009年专利法的规定。鉴于本专利申请的申请日在2009年10月1日前，依据《中华人民共和国立法法》第八十四条之规定，并参照上述过渡办法的相关规定，本案应适用2001年专利法进行审理。

本案审理的焦点问题为本专利权利要求1-7是否具备2001年专利法规定的创造性。

证据1-8、10、12的公开时间均在本专利申请日之前，可以作为本专利的现有技术用以评价本专利的创造性。证据1第5栏第1段的中文译文以第30444号无效宣告请求审查决定书中使用的附件2的中文译文为准，证据1的其它部分的中文译文以肖郁丰提交的为准。

本案中，证据1中的过滤膜是通过将一定配比的聚合物溶液浇铸在玻璃或不锈钢上面形成薄膜，并暴露在事先调节好的特定湿度的空气中，将形成的不透明薄膜浸泡在水中一定时间，完成凝固并浸出剩余溶液，干燥后用稀的聚乙烯醇水溶液对膜进行后处理，随后进行交联，最终形成孔径为0.02微米至20微米的微孔膜。与最接近的现有技术证据1相比，本专利对经过相转换（或相转移）过程形成的初始滤膜进行后处理，通过对其进行不等速或等速拉伸，定型，清洗，干燥等步骤，以最终制成固态平板纸张式的多孔性半渗透过滤膜。因此，本专利权利要求1与证据1的区别技术特征在于本专利的后处理步骤中将滤膜进行了不等速或等速拉伸。由于对在相转换过程形成的初始滤膜进行后处理前，孔隙已经初步形成，且孔隙中充斥着溶剂，在清洗阶段，溶剂被水清洗出来会导致孔隙的收缩和崩塌，从而导致已形成的孔隙孔径缩小，与所需规格不符，此时进行轻微的拉伸，可以使滤膜的微孔孔径恢复并稳定在预定的孔隙规格，从而形成所需要规格的孔隙。因此，上述区别技术特征所要解决的技术问题在于形成所需要的孔隙。

证据1虽然记载了“拉伸强度增加至少50%”，但该描述主要是对构成该膜材料的物理机械性能进行表征，反映材料断裂抗力的拉伸强度，并没有公开拉伸步骤，实际上，证据1主要通过聚合物沉淀形成所需孔隙，而非通过拉伸。证据2公开了薄膜加工中的流延薄膜、吹塑薄膜、拉幅多步生产工艺和双膜泡薄膜成形等薄膜加工方面的技术，介绍的是某些薄膜基础加工技术，涉及的是普通薄膜而非滤膜，证据2中公开的拉伸步骤的目的在于通过拉伸改善机械性能，从而达到分子取向，即通过温度、外力使得原本处于自然态的分子形成有序的分子取向。证据3公开的拉伸膜主要用于封装材料，拉伸的目的在于从无到有地形成孔穴，一般拉伸幅度较大。由此可见，证据2和证据3均不涉及过滤膜，与本专利和证据1所属技术领域不同，采用拉伸步骤的目的和作用也与本专利不同，证据1亦没有公开存在因溶剂析出导致孔隙孔径变小的技术问题，因此，本领域技术人员没有动机将证据2、3中的拉伸应用到证据1的技术方案中，不会产生将二者结合的技术启示。另外，也没有证据证明将拉伸步骤应用于滤膜制造以形成所需要的孔隙是本领域的公知常识。故权利要求1相对于证据1与证据2或证据3的结合并非是显而易见的，具有突出的实质性特点和显著的进步，具备2001年专利法第二十二条第三款规定的创造性。在此前提下，引用权利要求1的从属权利要求2-7也相应具备专利法规定的创造性。

此外，肖郁丰关于亚美公司申请本专利是明显的抄袭行为的主张，缺乏相应的事实和法律依据，原审法院依法不予支持。

原审法院判决：驳回肖郁丰的诉讼请求。一审案件受理费100元，由肖郁丰负担。

二审中，当事人均未向本院提交新的证据。

原审查明的事实属实，本院予以确认。

本院认为：

本专利的申请日在2009年10月1日前，依照相关法律规定，本案应适用2001年专利法进行审理。如无特别注明本判决中所指“专利法”均为2001年专利法。根据已查明的事实，综合诉辩各方的陈述可知，本案当事人双方二审的争议焦点为，本专利是否具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。具体涉及到两个方面：一、被诉决定对本专利实际要解决的技术问题认定是否正确；二、被诉决定对技术启示的认定是否正确。

2001年专利法第二十二条第三款规定的创造性是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。如果权利要求所要求保护的技术方案与最接近的现有技术相比存在区别技术特征，而现有技术作为整体不存在将该区别技术特征应用到该最接近现有技术以解决相应技术问题的技术启示，则该权利要求具备突出的实质性特点。

一、被诉决定对本专利实际要解决的技术问题认定是否正确

本案中，本专利请求保护一种多孔性半渗透滤膜的生产方法，证据1公开了一种过滤膜。通过对比可知，本专利权利要求1的技术方案与证据1公开的内容相比，区别至少在于：步骤（3）后处理中的将滤膜进行不等速或等速拉伸。当事人各方在二审中对此并无异议，本院予以确认。基于此，被诉决定认为，本专利请求保护一种多孔性半渗透滤膜，该多孔性半渗透滤膜用机械方法从滚轮或输送带上剥离，然后进入后处理过程，后处理步骤包括不等速或等速拉伸及溶剂清洗。由于制备该多孔性半渗透滤膜的成分中有水溶性高分子添加物，因此在拉伸和清洗的过程中会形成孔隙，该孔隙经拉伸后会形成所需孔隙的滤膜。由此可知，在本专利中，进行拉伸的作用是为了形成需要的孔隙。

针对被诉决定认定的本专利实际解决的技术问题，肖郁丰认为，拉伸这一区别技术特征实际解决的技术问题并不是形成所需要的孔径/孔隙，其作用是增加机械性能以及定型定向。本专利的滤膜在清洗后根本没有进行拉伸，所以并不存在“恢复因清洗而造成的孔隙收缩和崩塌”。本专利步骤2是形成孔隙的过程，并不存在所谓的孔隙收缩和崩塌。本领域技术人员根据说明书的记载，无法得知“水浴或清洗造成孔隙收缩或崩塌”这一技术问题，更不用说“拉伸可以解决水浴或清洗造成孔径收缩或崩塌”。

对此，本院认为，确定发明实际解决的技术问题所依据的技术效果，应当关注的是区别技术特征给发明带来的技术效果，而不是其他非区别技术特征产生的技术效果。同时，不能仅局限于区别技术特征自身固有的性能，而应当将发明作为一个整体看待，考虑区别技术特征的引入对整个发明技术方案产生的影响。而且，区别技术特征的技术效果，应当是本领域技术人员能够确定的、区别技术特征在客观上带来的技术效果。这一技术效果是针对权利要求的技术方案而言的，只要在权利要求涵盖的整个保护范围内均能够实现的技术效果，就能作为确定发明实际解决的技术问题的依据。本案中，拉伸有利于改善薄膜的机械性能以及定型定向，例如，使薄膜在拉伸方向上伸长、变薄，提高薄膜的拉伸强度，让高分子链按拉伸方向平行排列等。正因为拉伸所具有的前述作用，而本专利生产滤膜的原料为高分子固体材料和水溶性高分子添加物，其中水溶性高分子添加物是溶于水的，该滤膜在步骤（2）的成膜步骤就是在水浴池中进行，在该步骤中，水溶性高分子添加物就已经溶解于水中从而形成孔隙，此时孔隙初步形成，但孔隙中充斥着溶剂，如直接进入清洗阶段，溶剂被水清洗出来会导致孔隙的收缩和崩塌，通过步骤（3）中的等速或不等速拉伸，让经过步骤（2）的成膜步骤已经形成孔隙的滤膜完成定型定向后再进行步骤（3）中的清洗，从而实现了防止滤膜已经形成的孔隙收缩或崩塌。而步骤（3）中的经清洗剂清洗只是为了进一步去除滤膜上的其他杂质。由此可见，基于前述区别技术特征，本专利权利要求1实际要解决的技术问题：拉伸的作用是对滤膜定型定向以防止滤膜已经形成的孔隙收缩或崩塌，从而形成需要的孔隙。肖郁丰就此的相关上诉理由，欠缺事实基础，本院不予采信。因此，被诉决定及原审判决对本专利权利要求1实际要解决的技术问题认定不周延，本院对此予以补正。

二、被诉决定对技术启示的认定是否正确

关于技术启示的问题，肖郁丰认为，证据2、3给出了拉伸的技术启示。拉伸就是薄膜领域的常规操作，且没有带来预料不到的技术效果。因此，本专利不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

对此，本院认为，考察改进的动机，是指所属领域的技术人员基于申请日以前的现有技术能否产生动机去进行改进，而不是在知晓了发明的技术方案之后，再去考虑现有技术是否存在进行改进的可能性，否则将陷入事后诸葛亮式的判断误区。很多情况下，现有技术虽然公开了与区别技术特征相应的技术手段，却未记载该技术手段在现有技术中起到的作用，或者所记载的作用与区别技术特征在发明中所起到的作用不尽相同。此时应当站位所属领域的技术人员，理解分析现有技术公开的信息，确定该技术手段在现有技术中客观起到的作用。因此，即便现有技术公开的技术手段和发明与最接近现有技术之间的区别技术特征看上去相同或相似，也不应将区别技术特征在发明中所起到的作用机械地套用到现有技术中的技术手段身上。根据查明事实可知，证据1主要通过聚合物沉淀形成所需孔隙，没有公开存在因溶剂析出导致孔隙孔径的收缩和崩塌从而变小的技术问题，也即证据1并不存在就此进一步的改进需求。而且，证据2公开了薄膜加工中的流延薄膜、吹塑薄膜、拉幅多步生产工艺和双膜泡薄膜成形等薄膜加工方面的技术，介绍的是某些薄膜基础加工技术，涉及的是普通薄膜而非滤膜，证据2中公开的拉伸步骤的目的在于通过拉伸改善机械性能，从而达到分子取向，即通过温度、外力使得原本处于自然态的分子形成有序的分子取向。证据3公开的拉伸膜主要用于封装材料，拉伸的目的在于从无到有地形成孔穴，一般拉伸幅度较大。由此可见，证据2和证据3均不涉及过滤膜，与本专利和证据1所属技术领域不同，采用拉伸步骤的目的和作用也与本专利不同，因此，本领域技术人员没有动机将证据2、3中的拉伸应用到证据1的技术方案中，不会产生将二者结合的技术启示。另外，也没有证据证明拉伸步骤对滤膜定型定向以防止滤膜中已经形成的孔隙收缩或崩塌从而形成需要的孔隙是本领域的公知常识。故本专利权利要求1相对于证据1与证据2或证据3的结合并非是显而易见的，具有突出的实质性特点和显著的进步，具备2001年专利法第二十二条第三款规定的创造性。在此前提下，引用权利要求1的从属权利要求2-7也相应具备专利法规定的创造性。肖郁丰就此的相关上诉理由，欠缺事实基础和法律依据，本院不予采信。

综上所述，肖郁丰的上诉请求不能成立，应予驳回；原审法院判决结果并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉、维持原判。

二审案件受理费100元，由肖郁丰负担。

本判决为终审判决。

审判长　　徐卓斌

审判员　　邓　卓

审判员　　雷艳珍

二〇二一年一月二十五日

法官助理罗瑞雪

书记员吴迪楠

裁判要点

案　　号

（2020）最高法知行终597号

案　　由

发明专利权无效行政纠纷

合 议 庭

审判长：徐卓斌

审判员：邓卓、雷艳珍

法官助理：罗瑞雪

书记员：吴迪楠

裁判日期

2021年1月25日

本专利

“多孔性半渗透滤膜的生产方法”发明专利(专利号200610023361.3)

关 键 词

发明;创造性；发明实际解决的技术问题；技术启示

当 事 人

上诉人（原审原告）：肖郁丰；

被上诉人（原审被告）：国家知识产权局；

原审第三人：亚美滤膜（南通）有限公司。

裁判结果

驳回上诉、维持原判。

原判主文：驳回肖郁丰的诉讼请求。

被诉决定：维持本专利有效。

涉案法条

《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款。

法律问题

发明实际要解决的技术问题的确定；

改进动机的判断；

技术启示的判断。

裁判观点

1.确定发明实际解决的技术问题所依据的技术效果，应当关注的是区别技术特征给发明带来的技术效果，而不是其他非区别技术特征产生的技术效果。同时，不能仅局限于区别技术特征自身固有的性能，而应当将发明作为一个整体看待，考虑区别技术特征的引入对整个发明技术方案产生的影响。而且，区别技术特征的技术效果，应当是本领域技术人员能够确定的、区别技术特征在客观上带来的技术效果。这一技术效果是针对权利要求的技术方案而言的，只要在权利要求涵盖的整个保护范围内均能够实现的技术效果，就能作为确定发明实际解决的技术问题的依据。

2.考察改进的动机，是指所属领域的技术人员基于申请日以前的现有技术能否产生动机去进行改进，而不是在知晓了发明的技术方案之后，再去考虑现有技术是否存在进行改进的可能性，否则将陷入事后诸葛亮式的判断误区。

3.很多情况下，现有技术虽然公开了与区别技术特征相应的技术手段，却未记载该技术手段在现有技术中起到的作用，或者所记载的作用与区别技术特征在发明中所起到的作用不尽相同。此时应当站位所属领域的技术人员，理解分析现有技术公开的信息，确定该技术手段在现有技术中客观起到的作用。因此，即便现有技术公开的技术手段和发明与最接近现有技术之间的区别技术特征看上去相同或相似，也不应将区别技术特征在发明中所起到的作用机械地套用到现有技术中的技术手段身上。

注：本摘要并非判决书之组成部分，不具有法律效力。